Les législations françaises et communautaires autorisent l’enregistrement de formes de produits à titre de marque. En tirant profit des dispositions légales de façon adéquate, les industriels peuvent ainsi parvenir à acquérir des droits exclusifs, et potentiellement illimités dans la durée, sur des formes dont la mise au point a parfois nécessité des investissements importants en termes de temps et d’argent.
Encore faut-il que les formes de produits en cause, et donc les marques qu’elles ambitionnent de devenir, répondent à une condition minimale de validité : la distinctivité. Car une marque doit permettre aux consommateurs de distinguer les produits et services provenant d’une entreprise de ceux ayant une autre origine. Cette condition est appréciée très strictement par la jurisprudence, compte tenu des avantages en termes de durée qu’apporte un enregistrement à titre de marque, renouvelable indéfiniment, comparé à celui d’un modèle (25 ans maximum) ou d’un brevet (20 ans maximum).
Deux exemples récents, puisés dans la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, illustrent parfaitement cet impératif de distinctivité, sous deux aspects complémentaires.
1.
Par arrêt du 12 juillet 2012 (aff. T-323/11), le Tribunal a refusé l’enregistrement de la marque tridimensionnelle représentant la forme d’une bouteille (ci-dessous reproduite), déposée pour désigner des bières en classe 32, considérant qu’elle était dépourvue en tant que telle de caractère distinctif.
Le Tribunal rappela en effet que “les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage” et que, dès lors, “seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif”.
En l’espèce, une méticuleuse analyse de la forme et de la couleur de la bouteille permit au Tribunal de conclure à sa banalité en relevant qu’elle pouvait au mieux être perçue comme une variante des formes d’emballage de la bière fréquemment utilisées dans le commerce.
En d’autres termes, pour qu’une forme de produit puisse prétendre à un enregistrement en tant que marque, il conviendra qu’elle présente un certain caractère inédit, lui permettant de se démarquer de ce qui se fait traditionnellement sur le marché du produit en cause.
2.
Mais cela ne suffit pas. Il faut également faire attention à ce que les marques déposées et enregistrées ne servent pas de moyen détourné d’obtenir un monopole sur une forme qui, non plus par nature mais du fait de sa fonction, doit demeurer libre et à la disposition de tous les opérateurs d’un même marché.
A cet égard, l’article 7.1 du Règlement N°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire dispose que : “Sont refusés à l’enregistrement : […] e) les signes constitués exclusivement : i) par la forme imposée par la nature même du produit, ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit”.
Et c’est sur le fondement de ces dernières dispositions entre autres que le Tribunal décida (aff. T-164/11, 19 sept. 2012) d’annuler l’enregistrement en tant que marque communautaire de la forme tridimensionnelle du manche de couteau ci-dessous reproduit.
La marque, enregistrée en 2004 pour des manches de couteaux et des couteaux, était attaquée par un tiers qui invoquait son défaut de conformité avec l’article 7 du Règlement N°207/2009 précité.
Le Tribunal fit valoir que ne pouvait être enregistrée en tant que marque une “forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique” (en référence à la théorie de la multiplicité des formes selon laquelle, au contraire, lorsque plusieurs formes permettent d’obtenir un même résultat technique, il est possible de monopoliser l’une via des droits de propriété industrielle puisque les autres opérateurs du marché peuvent continuer à employer les autres formes disponibles).
En revanche, si la forme en question présente également des éléments non fonctionnels qui jouent un rôle important au sein du signe, tels que des éléments ornementaux ou de fantaisie, alors elle peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques.
Mais il se trouve que certaines caractéristiques de la forme du manche de couteau ci-dessus avaient été revendiquées dans le cadre d’un brevet américain expiré, pour des raisons purement fonctionnelles, telles celles de faciliter la découpe ou de permettre une substitution de lames. Et c’est notamment cette circonstance qui permit au Tribunal de “conclure que les éléments les plus importants du signe contesté, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, sont tous exclusivement fonctionnels”, tout en précisant que les éléments ornementaux du signe ne pouvaient être considérés comme “pouvant constituer les caractéristiques essentielles de la marque” ou que les formes ornementales étaient “due[s] aux caractéristiques ayant une fonction technique”.
En d’autres termes, lorsque l’on veut protéger des caractéristiques techniques d’un produit, y compris si celles-ci dépendent de la forme du produit lui-même, il conviendra de recourir au droit des brevets dont c’est l’objet même.
Comme l’expliquait l’Avocat Général Colomer, “l’intérêt public ne doit pas supporter le risque, même minime, de voir le droit des marques envahir indûment le domaine d’autres droits exclusifs limités dans le temps, alors qu’il existe effectivement des moyens efficaces à la portée des fabricants d’un produit pour indiquer son origine (ajout d’éléments arbitraires à une forme tridimensionnelle, configuration originale de l’ensemble, signes verbaux et figuratifs)” (Conclusions du 24 octobre 2002 présentées dans l’affaire C-53/01).
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