En cette période de fêtes, les jeux ont la cote dans les boutiques ou sous le sapin, mais font également l’objet de débats juridiques acharnés.
Comment protéger durablement un jeu pour empêcher les concurrents de développer des produits trop proches ?
Lors du lancement d’un jeu, les fabricants penseront évidemment à déposer le nom du jeu à titre de marque. Les marques de jeux très connus, qui peuvent être considérées comme notoires, bénéficient ainsi d’une protection très large :
- PICTIONNARY avait fait obstacle à l’enregistrement de ACTIONNARY (1), et
- MONOPOLY à TRIPOTOLY, considéré comme « une déclinaison de la marque semi-figurative «MONOPOLY» pour désigner une version érotique du jeu éponyme » (2).
Les formes, telles que le plateau de jeu, les cartes, le visuel des personnages, les pièces et figurines, si leur nouveauté et leur écart avec le domaine existant le permettent, pourront être déposées à titre de dessins et modèles avant ou lors du lancement du jeu.
Mais, si la marque n’a d’autre durée de vie que celle que son titulaire voudra lui conférer par ses renouvellements, le modèle dure au plus 25 ans.
Or, pour des jeux dont le succès considérable ne se dément pas avec le temps, cette durée peut ne pas suffire. Dans ces conditions, les fabricants de jeux pourront chercher à protéger par le droit des marques des formes, des images, l’apparence du jeu ou des parties de jeux afin de profiter d’un monopole illimité dans le temps en cherchant ainsi à détourner le droit des marques de sa finalité première, qui est d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services marqués et non de protéger le produit en lui-même (3).
Mais le législateur a prévu cette éventualité et des dispositions permettent d’éviter que par une marque, puisse être déposée :
- Une forme fonctionnelle,
- La forme naturelle du produit visé par la marque, ou
- Une forme qui confère sa valeur substantielle au produit visé par la marque.
Et tel est souvent le cas des jeux, puisque c’est précisément à cause de sa forme pour les jeux de construction, de ses couleurs, de son apparence, ou de son mécanisme que le jeu est choisi.
Ont ainsi été déclarées nulles des marques qui visaient à protéger des cartes de jeu, des plateaux de jeux (4), ou encore, après des années de batailles juridiques, la fameuse brique LEGO.
L’exemple du fameux Rubik’s cube, puzzle 3D en forme de cube, est assez représentatif de la difficulté à protéger un jeu par le droit des marques.
Le jeu a fait l’objet de plusieurs dépôts de marques communautaires, qui pour certaines n’ont pas été enregistrées, et pour d’autres, ont été attaquées par des concurrents.
En 2007 la marque communautaire suivante a été déposée, sous la description de marque « de couleur en tant que telle » :
La marque fut refusée compte tenu des incertitudes tenant à la nature même de la marque (5), au motif qu’il ne s’agissait pas d’une marque de couleur en tant que telle mais d’une marque tridimensionnelle, ou figurative, qui correspond à l’apparence extérieure d’un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs.
Parallèlement, plusieurs marques figuratives ont été déposées, accompagnées d’une description détaillée (6), et représentants des jeux plus ou moins complexes comportant 4, 9, 16 ou 25 carrés sur chaque surface.
Ces marques, enregistrées il y a quelques années, font actuellement l’objet d’actions en annulation.
Enfin, une marque en noir et blanc a été déposée en 1996 et enregistrée pour des puzzles 3D :
La nullité de cette marque a été demandée en 2006 par un concurrent, pour défaut de représentation, absence de caractère distinctif, invalidité de la marque liée à sa forme fonctionnelle, à la forme naturelle d’un puzzle 3D et au fait que c’est sa forme qui confère à la marque sa valeur substantielle.
Cette marque vient d’être validée par le Tribunal de l’Union européenne (7), qui approuve les décisions de la division d’annulation et de la chambre de recours de l’OHMI, estimant que :
- La forme du produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, la structure en grille ;
- Les fonctions techniques concernées ne ressortent pas directement des représentations de la marque ni de sa description : « Il ne se déduit pas de manière suffisamment certaine de ces représentations que le cube en cause est composé d’éléments mobiles et encore moins pouvant faire l’objet de mouvements de rotation » ;
- La requérante n’a pas établi à suffisance de droit que la forme en cause constituait la norme dans le secteur des puzzles en trois dimensions ;
- Sauf connaissance préalable du consommateur, la marque ne ressemble pas ou ne fait pas penser à un puzzle en trois dimensions.
La marque composée de l’apparence du cube en noir et blanc est donc valable selon le Tribunal. Cependant, sa portée sera très limitée, comme le précise d’ailleurs le Tribunal : « L’enregistrement de cette marque n’a pas pour effet de protéger une capacité de rotation dont serait pourvue la forme en cause, mais uniquement la forme d’un cube sur les faces duquel est apposée une structure en grille, ce qui lui donne l’apparence d’une «cage noire». Ladite marque ne saurait notamment empêcher des tiers de commercialiser des puzzles en trois dimensions ayant une forme différente de celle d’un cube ou ayant la forme d’un cube, mais dont les faces ne comportent pas une structure en grille analogue à celle apparaissant sur la marque contestée ou tout autre motif similaire, et ce que lesdits puzzles incorporent ou non une capacité de rotation. »
Il est même douteux que cette marque puisse être considérée comme utilisée, dans la mesure où elle a été déposée en noir et blanc alors que le principe même du Rubik’s cube impose des faces de différentes couleurs. Or certains offices de propriété industrielle, et notamment l’office communautaire, ont récemment modifié leur pratique en matière d’examen de l’usage de marques déposées en noir et blanc (8).
Quand les offices changent les règles du jeu en cours de partie…
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(1) INPI, OPP 11-1901/DDL, 4 novembre 2011, PICTIONNARY/ACTIONNARY, pour des jeux : « La seule différence entre ces deux dénominations repose sur leurs lettres d’attaque, à savoir la voyelle A pour le signe contesté et les lettres PI pour la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces dernières, dès lors que celles-ci restent dominées par la même succession de lettres et de sonorités CTIONNARY, inhabituelle pour les consommateurs français ; Qu’enfin, intellectuellement, les différences relevées par les déposants, ne saurait suffire à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes ; Qu’enfin, le risque de confusion entre les signes est accru par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des jeux, telle que l’établit l’opposant. »
(2) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 12 novembre 2010, MONOPOLY/TRIPOTOLY. L’exploitant de TRIPOTOLY est condamné pour :
- Contrefaçon de marque : « Le consommateur d’attention moyenne sera, en raison de l’identité de produits, enclin à voir dans le signe incriminé une déclinaison de la marque semi-figurative «MONOPOLY» pour désigner une version érotique du jeu éponyme. »
- Actes de concurrence déloyale : « La confusion sur l’origine des produits résultant des ressemblances entre les jeux de société en eux-mêmes (présentation graphique et agencement des différents éléments des jeux de société, règles du jeu), dénote la volonté de la société SOGEGO de tirer parti de la notoriété attachée à ce jeu et des investissements engagés par la société HASBRO France pour le promouvoir et constitue un acte de concurrence. »
(3) Voir notre article précédent au sujet des marques tridimensionnelles.
(4) Cour d’appel de Paris, 7 mars 2007, RG 06/02813, Société HASBRO INC. et Société HASBRO FRANCE c/ S.A. PACIFIC PROMOTION TAHITI et S.A.R.L. PARIS PROMOTION SOUVENIRS, opposant le Monopoly au « Jeu de la Polynésie » : « La marque figurative en cause est composée exclusivement du plateau du jeu de Monopoly, en forme de carré, entouré de cases vides ou ornées de pictogrammes ; Que cette forme, qui s’impose par la nature et les règles du jeu, en est la composante essentielle ; qu’il importe peu que le jeu se décline sous forme de plateaux rectangulaires ou ronds dès lors que le plateau revendiqué à titre de marque entre bien dans la composition du produit ; Que le droit sur la marque étant perpétuel, l’admission de ce signe conduirait à attribuer à la société HASBRO une protection d’une durée supérieure à celle que lui conférerait le droit d’auteur. » La marque est annulée.
(5) Tribunal de l’Union européenne, 14 juin 2012, aff. T‑293/10, SEVEN TOWNS LTD c/ OHMI.
(6) La marque consiste en la représentation de six surfaces géométriquement organisées en trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant placée perpendiculairement aux deux autres paires et se caractérisant par (i) le fait que les deux surfaces adjacentes sont de couleurs différentes, à savoir rouge (PMS 200C*), vert (PMS 347C*), bleu (PMS 293C*), orange (PMS 021C*), jaune (PMS 012C*) et blanc et (ii) que chacune de ces surfaces est divisée en neuf segments égaux, par des lignes noires, formant ainsi une grille ; la représentation graphique de la marque présente deux vues tridimensionnelles de la marque, l’une latérale et l’autre frontale, de chacun des six côtés. Couleurs : Rouge (PMS 200C), vert (PMS 347), bleu (PMS 293C), orange (PMS 021C), jaune (PMS 012C) et blanc.
(7) Tribunal de l’Union européenne, 25 novembre 2014, aff. T‑450/09, SIMBA TOYS GMBH & CO. KG c/ OHMI.
(8) Cette question fera l’objet d’un prochain article.
