L’Union européenne réforme le droit des marques

Le cadre légal du droit des marques dans l’Union européenne est fixé par deux textes principaux :

• La Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, devenue après codification la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
• Et le Règlement (CE) N°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, devenu le Règlement (CE) N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (1).

La Directive fixe un cadre général du droit des marques, que les Etats membres de l’Union européenne sont dans l’obligation de respecter, c’est-à-dire de transposer dans leur législation nationale, mais uniquement dans ses grandes lignes. L’harmonisation des législations nationales n’est que partielle, certaines dispositions de la Directive restant d’application optionnelle, au choix de chaque Etat membre.

Le Règlement établit les dispositions applicables au système de la marque communautaire (2), bien évidemment en conformité avec le cadre général de la Directive. C’est également le Règlement qui institue l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en tant qu’office des marques communautaires.

De l’avis de la Commission européenne, les deux textes fondateurs sont anciens, ils n’ont permis de réaliser qu’une harmonisation partielle des législations nationales, et ils n’ont subi que peu de modifications depuis leur adoption, tandis que l’environnement économique européen, dans lequel s’inscrit par hypothèse le droit des marques, a été profondément bouleversé. La Commission a donc souhaité relancer le processus d’harmonisation tout en modernisant le droit des marques dans l’Union européenne (3).

Sur la base de plusieurs travaux et rapports commencés dès 2007, la Commission a proposé en mars 2013 des projets de textes visant à remplacer la Directive et les règlements sur la marque communautaire. S’en sont suivis des lectures et débats au Parlement et au Conseil et de longues discussions entre les trois entités jusqu’à ce qu’un accord politique soit trouvé en avril 2015. Les projets sont en théorie désormais définitifs et en cours de traduction dans les langues officielles des pays de l’Union européenne.

Les grands axes de la réforme

La nouvelle directive sera d’abord une version plus moderne de la Directive 2008/95/CE, certains textes étant réécrits et adaptés à l’évolution de l’environnement économique et de la jurisprudence communautaire.

Mais la future directive contiendra aussi d’importantes dispositions entièrement nouvelles, certaines de nature législative, d’autres de nature procédurale. Concernant les premières, on peut évoquer l’introduction de dispositions sur la protection des indications géographiques dans leur relation avec les marques (4) ou sur les marques de garantie ou de certification et les marques collectives. Les secondes sont assez ambitieuses en termes d’harmonisation puisqu’il s’agit de réglementer des aspects entiers de la procédure d’enregistrement, y compris des procédures d’opposition ou d’annulation des marques.

Les futurs règlements, outre des mesures cosmétiques telles que celles visant à renommer la marque communautaire en « marque de l’Union européenne » et l’OHMI en « Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne » (5), contiendront des dispositions nouvelles en lien avec la future directive, mais également des règles pour encourager et dynamiser l’harmonisation et la convergence des pratiques entres l’Office de l’Union européenne d’une part et les offices nationaux d’autre part. Un nouveau système de calcul des taxes de dépôt ou de renouvellement verra également le jour.

Les réformes notables

Définition d’une marque

La nouvelle définition d’une marque proposée par les textes supprime l’exigence d’une représentation graphique. Elle vise à permettre et à faciliter à l’avenir l’enregistrement de marques de nouvelles formes, de nouveaux genres, telles que des marques sonores, des marques de mouvement, des hologrammes. Ne seraient pas non plus exclues des marques sans forme telles que des marques olfactives ou gustatives.

Mais, contrairement à de nombreux commentateurs, restons mesurés sur l’impact réel de cette réforme. Ce n’est pas la fin des marques traditionnelles et l’avènement des marques atypiques ou d’un nouveau genre. Les marques devront toujours être représentées sur les registres, si ce n’est graphiquement alors d’une autre manière qui devra être claire et précise. Il faudra donc bien trouver des moyens et des méthodes de représentation acceptables pour les offices et les registres de marques (6) et qui soient dans le même temps opposables aux tiers. Car les tiers doivent également pouvoir déterminer avec certitude et précision quels sont les droits de marque revendiqués par les déposants.

En réalité, les nouveaux types de marques à voir le jour ou dont l’essor devrait être mesurable à moyen terme risquent d’être essentiellement des marques sonores, des marques tridimensionnelles, mais désormais représentées en trois dimensions de façon dynamique, ou des marques de mouvement, des logos animés par exemple. S’agissant des marques olfactives ou gustatives, des marques tactiles ou de sensation, il faudra sans doute attendre encore longtemps.

Classification des produits et services

Nous les avons commentées à plusieurs reprises (7), les conséquences de l’arrêt IP TRANSLATOR (8) sur la classification et la désignation des produits et services lors du dépôt d’une marque ont été importantes mais quelque peu désordonnées dans la mesure où une interprétation uniforme n’avait pas réussi à s’imposer dans toute l’Union européenne.

Selon les nouveaux textes, tous les offices nationaux devront adopter la même méthode. Les produits et services seront analysés pour ce qu’ils sont, selon une approche et une interprétation littérale. Autrement dit, la désignation d’une tête de classe de produits ou de services ne permettra plus de revendiquer une protection pour l’intégralité des produits ou services inclus dans ladite classe. La protection sera limitée aux produits ou services expressément listés.

Les déposants de marques françaises ou de marques communautaires sont déjà habitués à cette règle puisqu’elle s’applique déjà. Elle leur assurera désormais une meilleure estimation des risques liés à des marques antérieures d’origine étrangère lors des recherches d’antériorités préalables au dépôt ou dans le cadre de contentieux.

Marque renommée

La renommée d’une marque fait une entrée notable dans la future directive puisque les marques renommées feront à l’avenir partie intégrante des marques antérieures sur lesquelles pourront être fondés un refus à l’enregistrement ou une annulation d’enregistrement.

L’on sait que la renommée d’une marque n’est pas chose aisée à faire reconnaître (9), mais la grande nouveauté de ces dispositions sera d’ouvrir, notamment en droit français, la possibilité aux propriétaires de marques renommées, non plus seulement d’engager des actions judiciaires en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts, mais également des actions en contrefaçon et surtout des oppositions administratives et des actions en nullité administratives ou judiciaires.

Procédure d’opposition à l’enregistrement

La Directive 2008/95/CE laissait à chaque Etat membre de l’Union européenne la liberté de prévoir, ou non, une procédure administrative d’opposition à l’enregistrement des demandes de marques, et d’en déterminer les modalités.

La future directive rend non seulement la procédure d’opposition obligatoire mais elle en réglemente également certains aspects. L’opposition doit intervenir au stade de la procédure d’enregistrement, et non après l’enregistrement comme il est prévu dans certains pays. Elle doit être rapide et efficace et est ouverte au minimum aux titulaires de marques antérieures, y compris les marques renommées, et aux personnes autorisées à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. De façon optionnelle, elle peut être ouverte aux titulaires de droits d’autres natures tels qu’une dénomination sociale, un nom commercial, un droit au nom ou un droit d’auteur, ou elle peut être formée sur la base de droits multiples, dès lors que le titulaire est le même. Le système de la cooling-off, ou de suspension de la procédure sur demande conjointe des parties pour leur permettre de négocier un éventuel règlement amiable, devient obligatoire pour un délai minimum de deux mois. Enfin, lorsque la marque antérieure servant de base à l’opposition est soumise à obligation d’usage et que la demande lui en est faite par le déposant, l’office doit inviter l’opposant à fournir des preuves d’une exploitation sérieuse de sa marque au risque de voir son opposition rejetée.

La procédure d’opposition communautaire est déjà en conformité avec ces règles. La procédure d’opposition française l’est globalement, surtout depuis les lois du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (10) et du 17 mars 2014 relative à la consommation (11) ou depuis les nouvelles règles procédurales de l’INPI (12), mais dans une moindre mesure, et notamment pas en ce qui concerne les dispositions optionnelles.

L’on peut donc souhaiter que la France autorise prochainement les opposants à invoquer plusieurs droits dans une même procédure d’opposition, par exemple plusieurs marques, leur évitant ainsi parfois de devoir multiplier les procédures et les frais. L’on peut également souhaiter que la France ouvre l’accès de la procédure d’opposition à des titulaires de droits autres que des marques, comme à l’exploitant d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial, au titulaire de droits d’auteur ou de droits de la personnalité. Une fois la procédure engagée, il ne serait pas déraisonnable de penser que l’INPI renforcera son contrôle des preuves d’usage fournies par l’opposant. Le contrôle est aujourd’hui essentiellement formel, l’INPI n’ayant pas le pouvoir d’examiner les preuves qui sont soumises à son appréciation dans le détail ni à la lumière des standards communautaires plus exigeants. Un durcissement de cet examen, à condition qu’il s’opère dans le respect du contradictoire, serait souhaitable puisqu’il éviterait la poursuite d’oppositions engagées sur la base de signes non ou mal exploités en tant que marques, comme il peut arriver de termes employés dans leur sens courant ou commun.

Certaines de ces modalités susciteront sans doute un débat parmi les praticiens et peut-être des réticences de la part du législateur français ou de l’INPI mais nous pensons que toutes les mesures qui permettront aux tiers de s’opposer plus facilement et plus efficacement à l’enregistrement de marques, dans des circonstances dans lesquelles ils devraient sinon agir en justice pour demander la nullité de ces mêmes marques, sont à encourager car elles ont des vertus évidentes : (i) le désencombrement des registres de marques, (ii) le désengorgement des tribunaux, (iii) une réduction des délais et surtout des coûts de procédure.

En contrepartie, concédons qu’il faudra que les futurs déposants étendent leurs recherches d’antériorités de façon à couvrir un maximum de droits antérieurs, ce qui ne sera pas chose facile lorsque l’on sait qu’il n’existe pas par exemple, en France tout du moins, de registre officiel pour les droits d’auteur.

Procédure administrative d’annulation

C’est une procédure qui existe déjà auprès de l’OHMI pour les marques communautaires. Mais elle sera entièrement nouvelle pour l’INPI et les marques françaises, ainsi que dans d’autres Etats membres.

Dorénavant, il existera une procédure administrative, sur la forme sans doute comparable à la procédure d’opposition, qui permettra de demander aux offices nationaux la nullité d’un enregistrement de marque :

• En cas de défaut d’exploitation sérieuse d’une marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans (déchéance pour défaut d’usage) ;
• En cas de marque devenue générique (dégénérescence d’une marque) ou trompeuse ;
• Dans les hypothèses où une marque a été enregistrée alors qu’elle aurait dû être refusée pour des motifs absolus tels que le défaut de caractère distinctif ;
• Dans les hypothèses où une marque a été enregistrée alors qu’elle aurait dû être refusée pour des motifs relatifs, c’est-à-dire du fait de l’existence d’une marque antérieure, y compris d’une marque renommée.

Comme nous l’indiquions plus haut au sujet de la procédure d’opposition réformée, cette nouvelle procédure doit être accueillie très favorablement par le public français puisqu’elle permettra, dans des cas où il était auparavant uniquement possible de saisir les tribunaux, d’offrir une alternative vraisemblablement plus rapide et moins coûteuse. Bien évidemment, il faudra toutefois que cette nouvelle procédure s’accompagne de garanties efficaces permettant d’assurer indépendance et neutralité des décisions.

Marchandises en transit

La future directive accomplit une avancée majeure dans la lutte contre la contrefaçon en ce qui concerne les marchandises transitant dans un Etat membre sous régime douanier. Par une position très clairement en faveur des propriétaires de marques, le nouveau texte met également fin à une jurisprudence beaucoup plus nuancée de la Cour de justice de l’Union européenne (13).

Il sera désormais possible pour le titulaire d’une marque, et pour les douanes, de saisir des marchandises en transit sur le territoire dans lequel la marque est protégée et qui arborent une marque identique ou similaire à la marque protégée, alors même que ces marchandises proviennent d’un pays dans lequel la marque n’est pas protégée. La saisie ne pourra être levée que si le propriétaire des marchandises prouve qu’elles sont destinées à un pays tiers dans lequel la marque n’est pas protégée non plus.

En d’autres termes, il ne sera plus exigé du titulaire de la marque de prouver que les marchandises seront effectivement mises dans le commerce dans le pays dans lequel la marque est protégée ou qu’il existe un risque majeur qu’elles le soient, ce qui pouvait s’avérer bien souvent très compliqué et ce sur quoi les réseaux de contrefacteurs jouaient pour tenter ensuite d’écouler leur marchandise en toute illégalité. La charge de la preuve sera dorénavant renversée et pèsera sur le propriétaire des marchandises.

Nouveau système de taxes

De façon optionnelle, la future directive prévoit que les demandes d’enregistrement et de renouvellement donneront lieu au paiement d’une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits ou de services au-delà de la première classe. Le forfait de base de taxes, valable aujourd’hui pour une à trois classes de produits et services, disparaîtra au profit d’un coût par classe.

Le futur règlement intègre d’ores et déjà ce nouveau mécanisme financier en ce qui concerne la future marque de l’Union européenne, que ce soit au moment du dépôt ou du renouvellement. Ainsi, le forfait « 1 à 3 classes » de 900€ pour le dépôt d’une marque communautaire sera remplacé par une taxation progressive pour le dépôt d’une marque de l’Union européenne :

• 850€ pour la 1^ère classe,
• 50€ pour la deuxième classe,
• et 150€ pour la troisième classe et chaque classe supplémentaire (14).

L’INPI en France envisagerait sérieusement d’adopter un système équivalent.

La disparition de l’incitation budgétaire à déposer ou renouveler une marque au minimum en trois classes devrait désencombrer progressivement les registres, et les déposants pourront ainsi mieux contrôler leur budget (15).

Coopération, harmonisation et échanges budgétaires

Au terme de la nouvelle directive, les offices nationaux et l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne sont incités à coopérer entre eux principalement en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils dans le cadre de l’examen et de l’enregistrement des marques.

Le futur règlement prévoit même un mécanisme de compensation permettant aux offices nationaux, sur fourniture de justificatifs chiffrés, de faire supporter une partie de leurs frais, occasionnés par un accroissement du nombre des procédures impliquant des marques communautaires, par l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne grâce à ses excédents budgétaires.

Entrée en vigueur

Nous n’en sommes pas tout à fait encore là puisque les textes sont à l’état de projets. Toutefois, d’après nos informations, la nouvelle directive et le nouveau règlement pourraient être adoptés par les institutions européennes d’ici la fin de l’année 2015.

La nouvelle directive devra alors être transposée dans les législations nationales de chaque Etat membre, pour les dispositions obligatoires, dans les trois ans. Il est toutefois prévu un délai de mise en œuvre plus long, de sept ans, pour ce qui concerne la procédure administrative d’annulation.

Le nouveau règlement quant à lui, entrerait certainement en vigueur très rapidement, puisqu’il est prévu un délai d’application de trois mois après la publication au Journal Officiel (16).

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés.

© [INSCRIPTA]

(1) Il existe également deux règlements complémentaires :

• le Règlement (CE) Nº2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du Règlement (CE) N°40/94 du Conseil sur la marque communautaire,
• et le Règlement (CE) Nº2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

(2) Rappelons que la marque communautaire est une marque valable et efficace de façon unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, soit dans les 28 Etats membres.

(3) Ne cachons pas que le montant substantiel et croissant des réserves budgétaires de l’OHMI a également été un facteur incitatif puissant pour la réforme, la Commission souhaitant récupérer au moins une partie du surplus budgétaire de l’Office.

(4) Voir notre article au sujet des nouvelles indications géographiques françaises.

(5) Ou « Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle », selon la traduction française qui sera retenue. Relevons néanmoins que dans les deux cas l’appellation sera pour partie trompeuse puisque la notion de propriété intellectuelle dépasse largement les marques et les dessins et modèles, dont l’Office a principalement la charge.

(6) D’ailleurs, la plupart des offices de marques (pour ne pas dire tous) sont aujourd’hui incapables de traiter des demandes de marques qui sortiraient de l’ordinaire. Certes, les offices acceptent bien souvent les fichiers images en version électronique pour les logos mais combien acceptent des fichiers vidéo par exemple ?

(7) Voir notamment :

• Marques: Désignation des produits et services – Intitulés de classes
• Marques françaises et internationales – Portée du libellé
• Protection et défense des marques dans l’Union européenne

(8) Cour de justice de l’Union européenne, 19 juin 2012, IP TRANSLATOR, Aff. C‑307/10.

(9) Les critères définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999, (C-108/97 et C-109/97) sont : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

(10) Voir notre article au sujet de la Loi N°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

(11) Voir notre article au sujet de la Loi N°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, précitée note 4.

(12) Voir également notre article au sujet des Nouveaux délais de procédure devant l’INPI.

(13) Voir également notre article au sujet du Renforcement des moyens d’action des douanes en matière de contrefaçon et de la position française en réaction à CJUE, 1^er décembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

(14) Les montants indiqués correspondent à des dépôts électroniques.

(15) Il est cependant clair que, pour trois classes, les futurs dépôts de marques communautaires coûteront plus chers que les dépôts actuels.

(16) Le nouveau Règlement est entré en vigueur le 23 mars 2016. Voir notre mise à jour.