Pour identifier ses activités, en faciliter la promotion et la reconnaissance par le public ciblé, un déposant privilégie naturellement un signe dans l’air du temps, composé d’un terme facilement mémorisable, donc de préférence tiré au moins en partie du langage courant, qui soit en relation avec les activités et véhiculant un message positif.
Le nom d’un lieudit, d’une rue, un prénom, tout ceci peut constituer une marque valable sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers.
L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive de signes pouvant constituer des marques valables :
« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »
Mais la première condition pour qu’un signe constitue une marque valable est sa distinctivité.
Distinctivité
Il faut que le signe permette d’identifier les activités du déposant par rapport à celles de ses concurrents, et qu’il ne soit pas un mot ou une expression décrivant directement une des caractéristiques du produit ou du service visé.
L’examen des offices s’est durci depuis quelques temps. Il ne suffit plus d’y adjoindre une calligraphie spéciale ou une couleur pour obtenir l’enregistrement. Les marques suivantes ont ainsi été refusées :
pour des chocolats, glaces, desserts et services de restauration et salons de thé (Tribunal de l’Union européenne (TUE) 12 avril 2016, aff. T-361/15, Choice sp.z.o.o./EUIPO) ;
pour des services personnels et sociaux d’assistance aux individus destinés à constituer, gérer et élargir leur propre réseau social (TUE, 24 novembre 2015, aff. T-190/15, Intervog/OHMI). Dans cette affaire, l’office a considéré que :
« 30 La combinaison de ces deux mots crée une combinaison de mots conforme aux règles syntaxiques et habituelle en anglais. Les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la couleur bleu ciel, la calligraphie employée, qui n’est nullement fantaisiste comme tente de le faire croire la requérante, l’inversion de la deuxième lettre « e » ou l’absence d’espace entre les éléments verbaux ne permettent pas à la marque demandée de diverger de la simple perception des deux éléments verbaux employés, à savoir « meet » et « me ».
31 Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par la marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer. »
Formes géométriques
Un signe constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou la forme d’un écusson n’est pas davantage enregistrable. La forme de l’écusson, emblème du FC Barcelone, a ainsi été refusée à l’enregistrement (TUE, 10 décembre 2015, aff. T-615/14, Fútbol Club Barcelona / OHMI) :
Marques évocatrices
Les marques très évocatrices enregistrées indument (l’erreur est humaine) ne profitent pas pour autant à leur déposant et doivent coexister avec des marques très proches. Ainsi, ARGUS BMW ne porte pas atteinte à ARGUS pour des services de cotation de véhicules (INPI, 19 avril 2016, OPP 15-5091-ILE, non définitif).
Sigles
Devant la saturation du registre, certains déposants tentent de se retrancher derrière un sigle, en retenant par exemple les initiales d’une expression descriptive de leurs activités. Si seul le sigle est déposé, et qu’il n’est pas la désignation usuelle des activités visées, la marque est valable. Si en revanche, le sigle déposé est accompagné de sa forme développée, la marque n’est plus valable (voir notre article).
Noms et prénoms
Pourquoi alors ne pas choisir son prénom, voire son nom patronymique, ou bien les initiales de ses proches, et les arranger pour en faire un néologisme ? Des recherches de similitudes s’imposent alors pour s’assurer de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs. Ainsi, il a été décidé que VICTOR AIX EN PROVENCE portait atteinte à la marque antérieure V. VICTOR, qui malgré le caractère courant de ce prénom, n’est pas banal pour désigner des vêtements, lunettes et sacs (INPI, 18 décembre 2015, OPP 15-3919 / FBR).
Couleur ou noir et blanc
Enfin, si l’on choisit de déposer un graphisme, doit-on déposer en couleurs ou en noir et blanc ? Il est généralement conseillé de déposer la marque telle qu’elle sera exploitée (voir notre article). Mais une même marque est souvent exploitée différemment selon les supports utilisés. Dans ce cas, mieux vaut déposer la marque en N&B. La Cour de Justice a précisé que dans certaines conditions, l’usage d’une marque dans une couleur particulière permettait à son déposant de revendiquer des droits à ce titre quand bien même la marque aurait été enregistrée en N&B (CJUE, 18 juillet 2013, Aff. C‑252/12, Specsavers BV/ Asda Stores Ltd).
Trouver le signe qui deviendra une marque est toujours possible, mais il faut se montrer particulièrement imaginatif et prudent !
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