La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que pour pouvoir être enregistrée, une marque de l’Union européenne doit avoir acquis le caractère distinctif qui lui fait intrinsèquement défaut dans l’ensemble du territoire de l’Union, et non pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité de ce territoire.
Un signe qui ne remplit pas les conditions de validité (être distinctif et non pas descriptif des produits et services visés par la marque) ne peut être enregistré à titre de marque, sauf si son déposant démontre que ce signe est désormais perçu par le public comme une marque grâce à l’exploitation qui en a été faite.
En d’autres termes, la marque est devenue connue ou en tout cas reconnue, et le public identifie son origine sans confusion possible. L’un des exemples les plus parlants est la marque vente-privee.com, leader incontesté des sites marchands de déstockage en France, que personne ne confond avec d’autres opérateurs économiques bien que la marque décrive totalement l’activité de son titulaire.
Rapportée à une demande de marque de l’Union européenne, la question concerne l’étendue géographique de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif.
On sait qu’en matière de preuves d’usage, pour échapper à une action en déchéance pour défaut d’exploitation dans les 5 ans de son enregistrement, l’usage de la marque européenne est apprécié sans tenir compte des frontières des pays membres, en raison de son caractère unitaire (CJUE, 19 déc. 2012, aff. C‑149/11, ONEL, Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV).
Pour juger de la validité d’une marque enregistrée dont la nullité avait été demandée, la CJUE avait déjà certes indiqué dans l’affaire du « lapin Lindt » « que la marque dont l’enregistrement est demandé doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union », mais l’avait nuancé en précisant qu’il « serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement » (TUE, 10 déc. 2010, aff. T‑336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, au sujet de la forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge, décision confirmée par CJUE, aff. C‑98/11 P, du 24 mai 2012).
La CJUE a détaillé cette position dans le cadre d’une affaire concernant la validité de la marque figurative enregistrée constituée de la forme des barres chocolatées KITKAT.
Des preuves de l’acquisition du caractère distinctif avaient été produites dans 10 pays membres, à savoir le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays‑Bas, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ce qui peut être considéré comme représentant une partie substantielle du public pertinent dans l’Union.
Le Tribunal (TUE, 15 déc. 2016, aff. T-112/13) avait rappelé qu’il résultait du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. Cette exigence s’applique également à l’enregistrement des signes qui ont acquis un caractère distinctif par l’usage. Ainsi, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif ne serait-ce que dans une partie de l’Union.
La Cour confirme cette interprétation (CJUE, 25 juil. 2018, aff. jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P). Mais ceci n’implique pas nécessaire de devoir démontrer l’acquisition du caractère distinctif dans chaque pays pris individuellement (points 81 à 83) :
« (…) Il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés.
Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second.
Il ressort de ces considérations que, s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement (…) d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union. »
Cette décision apporte des éléments de clarification salutaires. Mais concrètement, il sera extrêmement difficile d’obtenir l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par la démonstration de l’acquisition de son caractère distinctif par l’usage, sauf cas exceptionnel de marque notoire.
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