Ouverte depuis le 1er avril 2020, la procédure en nullité de marques françaises (ou parties françaises de marques internationales) permet aux acteurs économiques d’obtenir la suppression du registre, de marques qui portent atteinte à leurs droits antérieurs, ou qui n’auraient pas dû être enregistrées.
La procédure est entièrement dématérialisée est instruite par la cellule annulation de l’INPI. Les parties peuvent agir elles-mêmes si elles sont françaises, mais il est conseillé, compte tenu de la technicité et de l’enjeu de la procédure, de se faire assister par un mandataire. Les Conseils en propriété industrielle d’INSCRIPTA connaissent parfaitement les procédures devant l’INPI et sauront vous conseiller utilement selon des modalités raisonnables, loin des coûts habituels d’une procédure judiciaire.
La demande en nullité peut être fondée sur des motifs absolus (la marque n’est pas valable et n’aurait pas dû être enregistrée par l’INPI) soit sur des motifs relatifs (la marque contrevient à des droits antérieurs).
Motifs absolus de nullité
La demande en nullité peut être formée par toute personne, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir, sur la base d’un ou plusieurs des motifs suivants :
- Le signe ne peut constituer une marque
- La marque est dépourvue de caractère distinctif
- La marque est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ou d’éléments devenus usuels pour désigner une caractéristique du produit ou du service
- Le signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par sa nature, sa fonction ou lui donnant sa valeur substantielle
- La marque est exclue de l’enregistrement en application de l’article 6ter de la convention de Paris, en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties
- La marque est contraire à l’ordre public ou son usage est légalement interdit
- La marque est de nature à tromper le public
- La marque consiste en la dénomination d’une variété végétale
- La marque a été déposée de mauvaise foi
- La marque de garantie ou collective ne remplit pas certaines conditions spécifiques.
Motifs relatifs de nullité
La demande en nullité peut être formée par une personne titulaire d’un ou plusieurs des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
- Une marque française ou de l’Union européenne, une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne, une marque notoire (c’est-à-dire non déposée mais très connue)
- Une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne
- Une dénomination ou raison sociale s’il y a risque de confusion dans l’esprit du public
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
- Une appellation d’origine, une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux ainsi qu’une appellation d’origine ou indication géographique protégée en vertu du droit de l’Union européenne
- Le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal
- Le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Déroulé de la procédure
Le titulaire du droit contesté ou son mandataire est informé par l’INPI de l’action engagée.
Il est donc impératif que les informations relatives à la marque soient régulièrement vérifiées et mises à jour, c’est-à-dire de faire inscrire tout changement d’adresse ou de mandataire. A défaut, le risque est grand de ne pas pouvoir se défendre et de perdre sa marque.
La procédure, qui dure entre 6 mois et 12 mois, se déroule en deux temps.
Tout d’abord, la phase d’instruction écrite pendant laquelle les parties font valoir leurs arguments de façon contradictoire : toute observation ou pièce transmise à l’INPI par l’une des deux parties est obligatoirement communiquée à l’autre, qui a la possibilité de répondre. Les parties peuvent demander à présenter des observations lors d’une audition.
Ensuite, une fois les échanges entre les parties terminés, l’INPI rend sa décision dans un délai de trois mois, décision qui peut statuer sur les frais.
La décision a les effets d’un jugement. Elle est publiée et inscrite auprès du registre national des marques. La nullité de la marque est rétroactive et prend effet à la date de son dépôt, comme si elle n’avait jamais été enregistrée.
La décision peut être contestée en appel devant l’une des dix cours d’appel compétentes en matière de marque (voir notre article ici, note 3), avec effet dévolutif, c’est-à-dire que la cour statue à nouveau sur l’intégralité de l’affaire jugée par l’INPI.
INSCRIPTA est à votre disposition pour vous aider à déterminer l’opportunité d’une telle action en nullité et construire une stratégie de protection de vos droits.
© INSCRIPTA
