Lorsqu’une entreprise crée un produit nouveau, de par sa forme, son design, son utilité, elle a tout intérêt à lui adjoindre un nom particulier et à tout faire pour inciter le public concerné à assimiler marque et produit afin d’attirer et fidéliser ses clients.
Mais attention, la marque ne doit pas être victime de son succès : si du fait de son emploi généralisé, la marque devient la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée, à cause de l’attitude active ou passive de son titulaire, la marque perdra son caractère distinctif et pourra être annulée.
Cette question est très importante, puisque le titulaire peut alors perdre ses droits de marque et ne pas pouvoir profiter de ses investissements de lancement et de communication, ses concurrents pouvant à loisir utiliser sa propre marque.
C’est sur cette question que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une affaire judiciaire d’origine autrichienne (1).
La société Backaldrin a fait enregistrer la marque verbale autrichienne KORNSPITZ pour des « farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie; améliorants de panification; pâtisserie, y compris préparations destinées à être cuites; pâtons […] pour la fabrication de pâtisseries ». Cette marque désigne en fait un mélange prêt à l’emploi livré essentiellement aux boulangers, qui le transforment en un petit pain à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Backaldrin a autorisé les boulangers et les distributeurs de produits alimentaires qu’ils livrent, à vendre ce petit pain sous ladite marque.
Les concurrents de Backaldrin, comme la majorité des boulangers, savent que le signe verbal KORNSPITZ a été enregistré en tant que marque. En revanche, ce signe serait perçu par les utilisateurs finals comme la désignation usuelle de ces petits pains à la forme particulière, car les boulangers utilisant le mélange de Backaldrin n’informent généralement leurs clients ni de ce que le signe KORNSPITZ a été enregistré en tant que marque ni de ce que les petits pains sont fabriqués à partir de ce mélange.
Les questions posées à la Cour de justice s’articulent autour de deux problèmes principaux.
La catégorie de personnes qui considèrent le signe non comme une marque mais comme le nom commun du produit
Doit-il s’agir du consommateur final, des professionnels (boulangers/concurrents) ou des deux ?
La Cour avait déjà été invitée à interpréter la loi dans un arrêt de 2004 (2), dans le cadre d’un litige concernant l’emploi usuel de la marque suédoise PROCORDIA considérée par les consommateurs comme un terme générique pour des cornichons hachés marinés, alors qu’elle était bien perçue comme étant une marque par les « organes de décision au sein d’opérateurs importants dans les secteurs du commerce d’alimentation générale, des cantines et des friteries », ce dernier circuit de distribution étant, selon le tribunal suédois, le public concerné pertinent.
La cour avait alors estimé que « en général, la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals a un rôle déterminant. La circonstance que les vendeurs sont conscients de l’existence de ladite marque et de l’origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance. »
Elle avait néanmoins complété ainsi : « Les milieux intéressés comprennent avant tout les consommateurs et les utilisateurs finals. Cependant, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, l’influence des intermédiaires sur les décisions d’acquisition et donc leur perception de la marque doivent également être prises en considération. »
La décision s’expliquait au regard du circuit de distribution, qui permettait de limiter le public pertinent aux catégories qui reconnaissaient le signe comme étant une marque.
En revanche, concernant les pains et la pâte qui permet leur fabrication, la Cour estime que le fait que la marque soit devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci pourrait suffire à la rendre nulle.
A cet égard, on se rappellera que le fait que les professionnels sachent que LA PIERRADE était une marque avait notamment permis de sauver celle-ci de la nullité, alors même qu’il était prouvé que les consommateurs l’utilisaient à titre de nom commun pour désigner un appareil de cuisson (3).
L’attitude du titulaire
Est-ce que peut être qualifié d’« inactivité » le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les boulangers à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation des pains fabriqués à base du mélange qu’il leur vendait ?
La Cour précise que l’inactivité du titulaire comprend « toutes les omissions d’action par lesquelles le titulaire d’une marque se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de sa marque. »
« Les vendeurs du produit obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de la marque n’informent généralement pas leurs clients de ce que le signe utilisé pour désigner le produit en cause a été enregistré en tant que marque et contribuent ainsi à la mutation de cette marque en désignation usuelle, la carence dudit titulaire qui ne prend aucune initiative susceptible d’inciter ces vendeurs à utiliser davantage ladite marque peut être qualifiée d’inactivité. »
Le titulaire aurait donc dû, en contrepartie de l’autorisation donnée aux boulangers et aux vendeurs d’utiliser sa marque, leur demander de communiquer ou de spécifier qu’il s’agissait bien d’une marque et pas du nom générique du pain.
La désignation du produit sous d’autres appellations
Enfin, était soulevée la question de savoir si le fait que le produit puisse être appelé différemment que par la marque concernée pouvait éviter la perte du droit.
Cela n’est pas sans rappeler le critère de la multiplicité des formes parfois invoqué en matière de dessins et modèles. Pour tenter de prouver que le modèle n’est pas fonctionnel (et donc non protégeable), le titulaire met en évidence que le même résultat peut être obtenu avec des modèles de formes différentes, ce qui tendrait à démontrer que la forme n’est pas exclusivement liée à la fonction du modèle et permet ainsi d’éviter sa nullité.
La Cour répond logiquement que « l’existence éventuelle de désignations alternatives pour le produit ou le service en cause est dépourvue de pertinence, puisqu’elle ne saurait modifier le constat de la perte du caractère distinctif de ladite marque du fait de la mutation de cette dernière en désignation usuelle dans le commerce. »
Ce qu’il faut retenir
- Le titulaire de la marque doit être particulièrement vigilant tout au long de la vie de la marque à ce que la communication autour de celle-ci permette que la marque soit toujours perçue comme l’indication d’origine du produit et non comme le nom du produit lui-même. En particulier, les conditions d’usage de la marque, lorsque son utilisation est autorisée aux revendeurs, doivent être strictement encadrées et étroitement surveillées.
- En fonction du marché des produits concernés, la perception du public final, qui a toujours été déterminante, pourra parfois suffire à elle seule à considérer que la marque n’est plus perçue comme telle, comme en l’espèce pour du pain, produit de consommation courante s’il en est. Pour de tels produits, les titulaires de marques auront donc tout intérêt à surveiller étroitement les publicités qu’ils font de leurs produits, mais aussi les forums de discussion, blogs, commentaires, articles publiés sur internet ou dans la presse par les consommateurs, voire les lexiques et autres dictionnaires, afin de faire savoir que leur marque n’est pas générique et ne peut être employée que pour des produits provenant de leur entreprise. Les preuves de ces réclamations, demandes d’insertions et autres actions devront être soigneusement conservées.
© [INSCRIPTA]
(1) CJUE, aff. C-409/12 du 4 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contre Pfahnl Backmittel GmbH.
(2) CJUE, aff. C-371/02 du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier, point 24.
(3) Cour d’appel de Lyon, 1ère ch. civile A, 2 février 2012 :
« Le principe de dégénérescence suppose en effet de mettre en balance les intérêts en présence : ceux du titulaire de marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et ceux de ces autres opérateurs à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, ce qui peut inclure les signes devenus, non pas même nécessaires, mais usuels dans le secteur.
Or, il n’est pas même prétendu que, du point de vue des professionnels du secteur de la fabrication et de la commercialisation des appareils de cuisson et autres produits et services désignés dans l’enregistrement, le signe serait devenu usuel.
Aucun élément, tel que factures référençant ainsi des produits non marqués, éléments de communications, programmes promotionnels, références pour des produits ou services associés ne permet de constater que ces professionnels traiteraient le terme comme tel et il est établi qu’une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.
Dès lors, la première condition de la dégénérescence, si même elle est remplie à l’égard du grand public, ne l’est nullement au regard de l’ensemble des professionnels du secteur et, à leur égard, la marque demeure propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »
