La déchéance des droits attachés à la marque est encourue en cas d’absence d’usage pendant une période ininterrompue de 5 ans. Mais le commencement ou la reprise de l’usage d’une marque plus de trois mois avant une assignation en déchéance permet de réactiver la marque et d’échapper à toute condamnation.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation (Ch. Com. 31 janv. 2018, Pourvoi 16-10761), en appliquant littéralement l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle [à la déchéance] s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
En l’occurrence, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer allait donc du 8 juin 1990 au 8 juin 1995. Or, la demande en déchéance avait été formée après le 30 juin 2010, et le titulaire de la marque avait produit de nombreuses pièces justifiant d’une exploitation sérieuse de la marque postérieurement à la période de référence.
Il faut donc retenir qu’en cas d’action en déchéance, la période de référence est la période de 5 ans précédant la date de l’assignation moins le cas échéant les 3 mois de période suspecte.
En pratique
Si dans le cadre d’une recherche d’antériorités, une marque antérieure est décelée et que tous les indices font soupçonner une absence d’exploitation depuis plus de 5 ans (les marques sont soumises à obligation d’usage dans les 5 années suivant l’enregistrement), il est impératif de s’en préoccuper. En effet, la marque peut être cédée à un tiers ou relancée ultérieurement. Or, dans ce cas, les droits attachés à cette marque ne renaîtront pas à la date de reprise de l’usage, mais remonteront bien à la date de dépôt.
Un courrier pourra être envoyé au titulaire de la marque décelée pour l’informer de votre dépôt, demandant soit la cession à un prix raisonnable, soit le consentement à l’enregistrement et à l’exploitation de la marque. Si un refus est opposé sans justification de preuves d’usage de la marque, il faudra en demander la déchéance devant les tribunaux, sachant que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque contestée.
[INSCRIPTA] est à votre disposition pour vous aider à déterminer l’opportunité d’une telle action et construire une stratégie de constitution et de protection de vos droits.
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