Ouverte depuis le 1er avril 2020, la procédure en déchéance de marques françaises (ou parties françaises de marques internationales) permet aux acteurs économiques d’obtenir la suppression de marques qui ne sont pas ou plus exploitées, ou qui sont devenues génériques ou trompeuses du fait de leur exploitation par leur titulaire.
Comparable sur la forme à la procédure d’opposition, la procédure est entièrement dématérialisée est instruite par la cellule annulation de l’INPI.
Les parties peuvent agir elles-mêmes si elles sont françaises, mais il est conseillé, compte tenu de la technicité et de l’enjeu de la procédure, de se faire assister par un mandataire. Les Conseils en propriété industrielle d’INSCRIPTA connaissent parfaitement les procédures devant l’INPI et sauront vous conseiller utilement selon des modalités raisonnables, loin des coûts habituels d’une procédure judiciaire.
La demande en déchéance peut être formée par toute personne, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir, sur la base d’un ou plusieurs des motifs suivants :
- Le défaut d’exploitation sérieuse d’une marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans (déchéance pour défaut d’usage)
- La marque est devenue la désignation usuelle du produit ou du service (dégénérescence d’une marque)
- La marque est devenue trompeuse
- La marque de garantie ou collective ne remplit plus certaines conditions spécifiques.
Déroulé de la procédure
Le titulaire du droit contesté ou son mandataire est informé par l’INPI de l’action engagée.
Il est donc impératif que les informations relatives à la marque soient régulièrement vérifiées et mises à jour, c’est-à-dire de faire inscrire tout changement d’adresse ou de mandataire. A défaut, le risque est grand de ne pas pouvoir se défendre et de perdre sa marque.
La procédure, très rapide puisqu’elle dure entre 5 mois et 9 mois, se déroule en deux temps.
Tout d’abord, la phase d’instruction écrite pendant laquelle les parties font valoir leurs arguments de façon contradictoire : toute observation ou pièce transmise à l’INPI par l’une des deux parties est obligatoirement communiquée à l’autre, qui a la possibilité de répondre. Les parties peuvent demander à présenter des observations lors d’une audition.
Ensuite, une fois les échanges entre les parties terminés, l’INPI rend sa décision dans un délai de trois mois, décision qui peut statuer sur les frais.
La décision a les effets d’un jugement. Elle est publiée et inscrite auprès du registre national des marques. La nullité de la marque prend effet à la date de la demande en déchéance ou à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
La décision peut être contestée en appel devant l’une des dix cours d’appel compétentes en matière de marque (voir notre article ici, note 3), avec effet dévolutif, c’est-à-dire que la cour statue à nouveau sur l’intégralité de l’affaire jugée par l’INPI.
Recommandation
Il est conseillé aux titulaires de constituer un dossier d’éléments prouvant l’usage continu de leur marque, et le cas échéant de surveiller l’usage de leur marque tant en interne que par les tiers pour s’assurer qu’il s’agit toujours d’un usage à titre de marque et non en tant que nom commun.
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