Le vocabulaire technique ou usuel ne peut être monopolisé et doit rester à la disposition de tous les acteurs économiques. La règle est simple, mais son application l’est beaucoup moins.
En effet, de nombreuses marques descriptives ont été enregistrées et sont actuellement en vigueur. Sont-elles des obstacles à l’enregistrement ou à l’usage de marques contenant de tels termes ?
Oui, tant qu’elles figurent sur les registres…
Et non, si leur nullité est demandée devant les tribunaux compétents !
Ainsi l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne dans un litige opposant la marque première KOMPRESSOR, enregistrée par plusieurs offices nationaux des marques (dont l’INPI en France) pour désigner différents appareils électriques parmi lesquels certains susceptibles de contenir un compresseur (aspirateurs, des climatiseurs et des réfrigérateurs), à la demande de marque de l’Union européenne COMPRESSOR TECHNOLOGY 
(CJUE, 8 novembre 2016, C-43/15P, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte / EUIPO – LG Electronics).
La Cour rappelle que ce n’est pas dans le cadre de l’opposition que peut être examiné le caractère descriptif ou non d’une marque en relation avec les produits et services visés, mais au moment du dépôt, lors de l’examen de la marque par l’office.
La marque nationale première est donc présumée valable et disposer d’un certain degré de caractère distinctif : « (…) lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause. Dès lors, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas non plus possible de constater, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un État membre, un motif absolu de refus, tel que le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif » (point 66).
« Partant, à supposer qu’une marque nationale antérieure soit effectivement descriptive pour certains des produits pour lesquels elle a été enregistrée et que sa protection conduise à la monopolisation indue de l’indication descriptive en question, il doit être remédié à une telle conséquence (…) par une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné » (point 68).
Nos recommandations
Il appartient aux acteurs économiques de défendre leurs intérêts à chaque fois qu’ils en ont l’occasion.
Ils peuvent ainsi effectuer des surveillances au sein des registres de marques pour détecter tout dépôt de marque composée de mots clés phares ou génériques dans leurs activités et déposer des observations au stade de l’examen, afin d’éviter l’enregistrement de marques descriptives et potentiellement gênantes pour leur communication.
Avant toute exploitation d’un signe à titre de marque, il est impératif d’effectuer systématiquement des recherches d’antériorités par le biais de conseils spécialisés, à même d’évaluer correctement le risque de confusion avec les marques existantes et les coûts associés.
En fonction des résultats, une stratégie adaptée pourra être développée :
- Attitude offensive, pour une plus grande sécurité juridique : une action en nullité est engagée à l’encontre de la marque détectée ; toutefois, cette procédure est judiciaire, donc longue, possiblement coûteuse et reste aléatoire. La situation pourrait être simplifiée en cas de traitement de procédure de nullité par l’INPI, envisagée en application de la réforme du droit des marques (Voir notre article ici), mais pas avant plusieurs années ;
- Attitude plus audacieuse : trouver une échappatoire, et ne pas chercher à déposer coûte que coûte ce qui sera réellement exploité en jouant sur la descriptivité de certains éléments de la marque. Cette stratégie devra être élaborée au cas par cas, en tenant compte de l’obligation d’exploiter le signe sans en altérer pas le caractère distinctif.
Quoi qu’il en soit, les acteurs économiques doivent connaître les risques inhérents à leur communication et anticiper d’éventuels problèmes pour mieux maîtriser leur budget et le risque juridique. [INSCRIPTA], en tant qu’expert en droit des marques, vous conseille utilement et simplement dans cet environnement très technique.
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